La Importancia de los Signos Distintivos
Los signos distintivos son la vía de materialización del “Good Will” de una persona, empresa, producto o establecimiento de comercio o sitio web, pues, a través de ellos, el comprador o beneficiario de la prestación de servicios va a identificar, referenciar y calificar su satisfacción frente a lo adquirido.
Por ello, es importante que el empresario proteja de manera adecuada sus signos distintivos utilizando el mecanismo pertinente y entendiendo también el alcance que tiene esa protección, entiendo que las empresas hacen un gran esfuerzo en generar un posicionamiento y por omisión, se arriesgan a que terceros registren el signo distintivo y los despojen de un activo muy importante.
En principio, pienso que lo primero que debemos mencionar es del nombre comercial, la Ley, define el nombre comercial como “cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil”, mencionando también que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.
Esto significa que, en caso de controversia con un tercero con nombre comercial o marca similar, el comerciante debe tener las pruebas claras de uso de ese nombre comercial y de esa forma impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
Cuando se desarrollan actividades de comercio electrónico, por ejemplo, el uso del nombre comercial puede ser probado por la fecha de apertura de la página web, pero debemos tener en cuenta que, por las posibilidades infinitas de registros de dominio, dos o más empresas pueden diferenciarse solo por el nombre de red, como .co .com .net. org, estando en un mismo mercado objetivo y entrar en disputa por el uso del nombre comercial.
Es por ello por lo que toma importancia hacer el trámite de depósito de nombre comercial ante la Superintendencia de Industrial y Comercio, el cuál será una prueba de uso, que, pese a que no genera propiedad industrial sobre el signo, evidenciará que la Empresa se identifica o identifica su establecimiento con ese signo distinto incluso de la parte gráfica o logos con los cuales se identifica.
Las marcas, por su parte, a diferencia del Nombre Comercial, si generarán propiedad industrial y buscan identificar en el mercado los productos y servicios ofrecidos por la Empresa, constituyéndose como marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Siempre que puedan tener representación gráfica.
Es decir, podrán ser marcas cualquier combinación de letras (marca nominativa) figuras (marcas gráficas) pueden ser mixtas, combinando las dos o cualquier otra representación, figura, olores, colores, entre otras.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la marca, la de crear propiedad industrial sobre el signo, materializando, incluso monetariamente la forma que se identifican los productos o servicios, su trámite tiene 4 etapas básicas.
- El estudio previo de registrabilidad: este análisis está enfocado a emitir concepto sobre los riesgos de confundibilidad que puede tener la marca con otros signos previamente registrados, la determinación precisa del tipo de productos que se protegerán según la clasificación internacional de Niza y el análisis de los elementos que contiene el signo distintivo para determinar la forma adecuada de la solicitud.
- El estudio de forma: análisis que la superintendencia realiza de los requisitos formales, como por ejemplo que las actividades estén bien asociadas a la clasificación de Niza dispuesta en el listado de productos que se pretende proteger, la coherencia entre lo indicado en la denominación del signo con lo indicado en el logo o etiqueta, la existencia de poderes, el que se hayan pagado las tasas completas o que se haya presentado la prueba de ser microempresa, entre otros. Es muy común encontrar observaciones por la falta de coherencia entre la etiqueta y la denominación del signo.
- Publicación y Oposiciones: Una vez publicada en la gaceta, se abre la posibilidad a los terceros de presentar las oposiciones al registro y, en consecuencia, la necesidad del solicitante del signo de defender su posición frente al registro del signo.
- Estudio de Forma y concesión, en la cual la Superintendencia analiza la viabilidad de conceder o negar el registro marcario.
Este trámite puede tardar de 6 a 8 meses, pero, cuando nos encontramos ante procesos de registro con oposición y/o apelación de la decisión de negar o conceder un registro marcario, el trámite puede tardar alrededor de 2 años.
De otro lado, es importante que el empresario sea muy creativo al decidir sobre sus signos distintivos teniendo presente las consecuencias de integrar dentro de éstos expresiones de uso común, evocativos o en idioma extranjero.
Estos elementos, pese a que, bajo determinadas circunstancias, sean susceptibles de registro como marca, pueden generar que la distintividad del signo sea débil, es decir, la posibilidad de impedir el uso a otras empresas no sea plena, pues por tratarse de expresiones de uso común o que evocan o hacen referencia directa a una actividad o producto, tiene que aceptar que otras personas usarán parte de su signo.
El signo distintivo debe ser fuerte, que diferencie, que genere una referencia especial para la identificación de la empresa, el producto o el servicio y si se acompaña de una expresión evocativa, su construcción sea lo suficientemente diferenciadora para que el mercado lo individualice y por consiguiente pueda explotar su Good Will en la mejor forma.